עודכן
מוסך שמתמחה ברכבי טויוטה, חנות שמוכרת אוזניות של מותג מוכר, עסק שעושה פרסום משווה למוצר של מתחרה. כולם צריכים להשתמש בשם של מותג שאינו שלהם, וכולם שואלים אותי את אותה שאלה: עד איפה מותר. התשובה הקצרה היא שמותר להזכיר מותג של מישהו אחר כדי לומר אמת על מה שאתם מוכרים או עושים, כל עוד הקהל לא יחשוב שאתם פועלים מטעמו או בחסותו. רוב התיקים שאני רואה לא נופלים על עצם האזכור, אלא על הדרך שבה הוא נעשה.
אני מלווה תיקים כאלה משני הצדדים: עסקים שקיבלו מכתב התראה רק כי כתבו את שם המותג, ובעלי מותגים שמישהו מנסה להיתלות במוניטין שלהם. ריכזתי כאן את הקווים שבתי המשפט משרטטים בפועל, כולל שלושה תיקים שהמשרד שלי ניהל.
שימוש הוגן בסימן מסחר: מה החוק אומר
המונח שימוש הוגן בסימן מסחר נפוץ בחיפושים, אבל בחוק הישראלי הוא לקוח מעולם אחר. “שימוש הוגן” מופיע בסעיף 19 לחוק זכויות יוצרים, וחל על יצירות. בסימני מסחר ההגנה נקראת שימוש אמת, והיא קבועה בסעיף 47 לפקודת סימני המסחר: רישום של סימן לא ימנע מאדם להשתמש שימוש אמת בשמו, בשם עסקו או בשם המקום שבו העסק נמצא, או בתיאור אמיתי של המהות והאיכות של הטובין שלו.
הסדר כאן חשוב. ההגדרה של הפרת סימן מסחר בפקודה רחבה, והיא כוללת גם שימוש בסימן רשום לשם פרסום טובין מאותו סוג. לכן מוסך שכותב “טויוטה” בשלט עשוי להיחשב מפר מבחינה טכנית, והשאלה האמיתית היא אם עומדת לו הגנת שימוש אמת. בתיק שאנל, למשל, בית המשפט קבע קודם שהייתה הפרה, ורק אחר כך בחן אם השימוש מוגן.
שלוש השאלות שבית המשפט בודק
בפסיקה התגבשו שלושה מבחני עזר, ואני עובר עליהם עם כל לקוח לפני שהוא משנה שלט או מעלה קמפיין:
- האם יש חשש שהציבור יחשוב שיש קשר עסקי. זה המבחן המרכזי, ובית המשפט העליון כינה אותו מבחן החסות: האם הלקוח עלול לחשוב שבעל המותג עומד מאחוריכם, נותן לכם חסות או מאשר את מה שאתם עושים.
- האם השימוש נחוץ. מוסך שמתמחה בטויוטה לא יכול להסביר מה הוא עושה בלי לומר “טויוטה”. מוסך כללי שכותב את השם כדי למשוך תשומת לב נמצא במקום אחר לגמרי.
- האם השימוש סביר ובהיקף הנדרש. שם המותג בטקסט רגיל הוא דבר אחד. הלוגו המעוצב, הצבעים והגופן של המותג הם כבר ניסיון להיראות כמוהו.
מה מותר ומה מסוכן: טבלה מעשית
| מה אתם רוצים לעשות | הכלל | מה לבדוק |
|---|---|---|
| למכור מוצר מקורי של המותג ולכתוב את שמו | מותר | שהמוצר מקורי, ושברור שאינכם הנציגות הרשמית |
| מוסך או מעבדה שכותבים “מתמחים ב…” | מותר | טקסט רגיל, בלי הלוגו ובלי לרמוז על הסמכה מהיצרן |
| שם העסק שכולל את שם המותג | מסוכן מאוד | בתיק טויוטה נאסר השם “טויוטה רחובות” |
| הלוגו של המותג בתוך הלוגו או השלט שלכם | מסוכן מאוד | זה בדיוק מה שיוצר רושם של חסות |
| דומיין עם שם המותג | מסוכן | בתיק טויוטה נקבע שהדומיין עשוי להטעות |
| אריזה מחדש של מוצר מקורי | מותר בתנאים | שתכונות המוצר לא משתנות ושהאריזה לא מטעה |
| פרסום משווה למוצר של מתחרה | תלוי בניסוח | השוואה אמיתית ומדויקת, בלי להיתלות במוניטין |
שאלה נפוצה במיוחד היום היא פרסום בגוגל על שם של מתחרה. כאן הניסוח של המודעה עצמה מכריע, ופירטנו את האפשרויות במאמר מה עושים כשמישהו מפרסם על המותג שלכם בגוגל. גם דומיין שמבוסס על שם של מותג אחר הוא נושא בפני עצמו, וכתבנו עליו במאמר מה עושים כשמישהו חוטף לכם את שם המותג כדומיין.
שלושה תיקים שניהלנו וממה הם מלמדים
טומי הילפיגר נגד מחסן היבואן
ייצגתי את מחסן היבואן, יבואן מקביל של בגדים מקוריים, בערעור לבית המשפט העליון ובבקשה לדיון נוסף, שנדחתה ב-2015. זה היה פסק הדין הראשון שבו העליון דן לעומק בשאלה מהו שימוש מותר בסימן של יצרן בידי יבואן מקביל. הלקח המעשי שאני חוזר עליו מאז: כל פרסום שבו מופיע שם המותג צריך להבהיר שהמוצר מגיע ביבוא מקביל ואינו נהנה מחסות היצרן. את כללי האצבע שגזרנו מפסק הדין פרסמתי במדריך על פסק הדין.
סנט וויש נגד שאנל
סנט וויש קנתה בשמים מקוריים של שאנל, העבירה אותם לבקבוקונים קטנים ומכרה אותם בזול, עם הבהרה שאין לה קשר ליצרן. ייצגנו אותה, וטענו להגנת שימוש אמת לפי סעיף 47. בית המשפט העליון קבע ב-2021 שאריזה מחדש אינה הפרה כשלעצמה, כל עוד תכונות המוצר נשמרות, ואחד הנימוקים לכך שהשימוש היה סביר הוא שסנט וויש השתמשה רק בשם, בלי הלוגו המעוצב של שאנל. פרטי פסק הדין בעניין שאנל מופיעים באתר המשרד.
טויוטה נגד מוסך ויבואן מקביל ברחובות
יחד עם עו”ד הילה שחר ייצגתי מוסך ויבואן מקביל שטויוטה תבעה. בית המשפט קיבל את עמדתנו שהשימוש בשם “טויוטה” חיוני כדי לספר לציבור מה העסק עושה, ודחה את הטענה שצבעי השלטים, שנפוצים בענף, שייכים לטויוטה. מנגד, נאסר השימוש בשם העסק “טויוטה רחובות” לצד הלוגו של טויוטה, ובדומיין שכלל את שם המותג. הסיפור המלא נמצא במאמר על תיק טויוטה רחובות. זו בדיוק הגבול: מותר לומר על מה אתם עובדים, אסור להיראות כמו הנציגות.
שימוש בשם שלכם כשהוא דומה למותג רשום
סעיף 47 מגן גם על מי שהשם הפרטי שלו או שם העסק שלו דומה במקרה לסימן רשום. ההגנה הזו דורשת תום לב: מי שבחר שם כדי ליהנות מהמוניטין של מותג קיים לא ייהנה ממנה, וגם יחשוף את עצמו לתביעת גניבת עין. כשלקוח מגיע אליי עם שם כזה, אני בודק קודם כמה הוא קרוב לסימן הרשום, באיזה תחום פועל כל אחד, ואיך השם מוצג בפועל.
אם אתם בעלי המותג
הצד השני של אותה שאלה הוא מתי כדאי לפעול נגד מי שמזכיר את המותג שלכם. לא כל אזכור הוא עילה, וגם מכתב התראה על שימוש לגיטימי עלול להסתיים בהוצאות. כדי להגיש תביעה על הפרה צריך סימן רשום, או סימן מוכר היטב, ולכן הצעד הראשון הוא רישום סימן מסחר. מי שהסימן שלו לא רשום תלוי בעילות אחרות, כמו גניבת עין, שקשה יותר להוכיח.
חמש שאלות לפני שאתם משתמשים בשם של מותג אחר
- האם בלי שם המותג הלקוח לא יבין מה אתם מוכרים או עושים?
- האם אתם משתמשים בשם בלבד, בלי הלוגו, הצבעים והגופן של המותג?
- האם שם העסק, הדומיין והשלט שלכם הם שלכם, ולא גרסה של המותג?
- האם ברור לקורא שאינכם הנציגות הרשמית, למשל בהבהרה ליד האזכור?
- אם אתם מוכרים מוצר, האם הוא מקורי ולא שונה מהמקור?
אם התשובה לאחת מהן לא חד משמעית, זה הזמן לבדיקה לפני שמשקיעים בשלט, בדומיין או בקמפיין.
שאלות נפוצות
האם שימוש הוגן בזכויות יוצרים חל גם על סימני מסחר?
לא. שימוש הוגן הוא מונח מחוק זכויות יוצרים, והוא חל על יצירות כמו טקסט, תמונה או מוזיקה. בסימני מסחר ההגנה המקבילה היא שימוש אמת לפי סעיף 47 לפקודת סימני המסחר, והמבחנים שלה אחרים: האם יש חשש שהציבור יחשוב שיש קשר עסקי בינכם לבין בעל המותג, והאם השימוש נחוץ וסביר.
מותר להשתמש בלוגו של מותג בסרטון ביקורת או בפוסט השוואה?
שם המותג בדרך כלל מספיק כדי לומר לקהל על מה מדובר, ולכן הוא גם הבחירה הבטוחה יותר. לוגו מעוצב מגדיל את החשש שהקהל יחשוב שהתוכן נעשה בחסות המותג. בתיק שאנל, למשל, אחד הנימוקים לכך שהשימוש היה סביר הוא שנעשה שימוש בשם בלבד, בלי הסמל המעוצב.
האם משפט כמו “אין לנו קשר ליצרן” מגן עליי מתביעה?
הבהרה כזו עוזרת, ובתי המשפט מצפים לה, בעיקר מיבואנים מקבילים. אבל היא לא מכשירה שימוש שמטעה בדרכים אחרות, כמו שם עסק שמבוסס על המותג, לוגו של המותג בשלט או דומיין עם שם המותג. בית המשפט בוחן את התמונה כולה, לא רק את ההבהרה.
לפני שאתם מזכירים מותג של מישהו אחר
אם קיבלתם מכתב התראה רק על אזכור של מותג, או שאתם מתכננים שם, שלט או קמפיין שמשתמשים בשם של מותג קיים, אשמח לבדוק את זה איתכם לפני שזה הופך לתביעה. אפשר ליצור איתי קשר או להתקשר ל-072-3305991. מידע נוסף על הליווי שלנו תמצאו בעמוד עורך דין סימני מסחר.
