עודכן
סימן מסחר גנרי הוא שם שהציבור כבר לא קורא בו מותג של יצרן מסוים, אלא שם של סוג מוצר. כשזה קורה, השם מפסיק לעשות את מה שסימן מסחר אמור לעשות: לספר לקונה ממי הוא קונה. ולכן גם ההגנה המשפטית עליו נחלשת, ולפעמים נעלמת.
אני פוגש את השאלה הזאת משני כיוונים. יזמים שבוחרים שם לעסק ורוצים לדעת אם השם שלהם “כללי מדי” כדי שירשמו אותו, ובעלי מותגים מצליחים שהשם שלהם התחיל לשמש בשוק כמילה רגילה, וחוששים שמתחרים יתחילו להשתמש בו בחופשיות. שני המצבים נשענים על אותו עיקרון בחוק, ושניהם ניתנים לניהול אם מטפלים בהם מוקדם. ליזמים שעוד לפני ההחלטה כתבתי מדריך על בחירת שם לעסק.
מה החוק אומר על שם כללי
לפי סעיף 8 לפקודת סימני המסחר, סימן כשר לרישום רק אם יש בו “אופי מבחין”, כלומר הוא מבחין בין הסחורה של בעל הסימן לבין הסחורה של אחרים. סעיף 11(10) לפקודה מוציא מכלל רישום מילים שנוהגות במסחר לציון או לתיאור של טובין, או שנוגעות ישירות למהותם או לאיכותם, אלא אם הסימן רכש אופי מבחין בפועל. על הרשימה המלאה של מה שלא נרשם כתבתי בהרחבה במאמר סימן מסחר שאינו כשיר לרישום.
שם גנרי נמצא בקצה של הסקאלה הזאת. “נעליים” לחנות נעליים לא יירשם, כי כל חנות נעליים צריכה את המילה כדי לתאר את מה שהיא מוכרת. אף אחד לא יכול לקבל עליה בלעדיות.
הסקאלה: מגנרי ועד שם מומצא
כשאני בוחן שם עם לקוח, אני ממקם אותו על סקאלה. ככל שהשם רחוק יותר מתיאור המוצר, כך קל יותר לרשום אותו ולאכוף אותו.
| סוג השם | דוגמה (לחנות קפה) | רישום | כוח האכיפה |
|---|---|---|---|
| גנרי | “קפה” | לא נרשם | אין |
| מתאר | “קפה טרי” | רק אם הוכח שהציבור מזהה אותו עם העסק | חלש |
| מרמז | שם שרומז לחוויה בלי לתאר את המוצר | בדרך כלל נרשם | בינוני עד טוב |
| שרירותי | מילה מוכרת שאין לה קשר לקפה | נרשם | חזק |
| מומצא | מילה שלא הייתה קיימת | נרשם | הכי חזק |
הבעיה היא שהרבה בעלי עסקים נמשכים דווקא לשמות בצד השמאלי של הטבלה. שם מתאר “מסביר את עצמו”, חוסך כסף בשיווק ונראה טוב במנוע החיפוש. אבל אותה תכונה שמקלה על השיווק היא זו שמקשה על רישום סימן מסחר, וגם אם הוא נרשם בסוף, קשה להגן עליו מפני מתחרה שמשתמש במילים דומות.
כשמותג מצליח הופך למילה רגילה
המצב השני מסוכן יותר, כי הוא קורה דווקא למותגים שהצליחו. שם שהיה מומצא לגמרי ביום הרישום יכול, אחרי שנים של הצלחה, להפוך למילה שהציבור משתמש בה לכל מוצר מאותו סוג. הדוגמאות המוכרות הן מארצות הברית, שם “אספירין” ו”תרמוס” היו סימני מסחר ובתי משפט קבעו שהם הפכו לשמות כלליים. גם בישראל רבים אומרים “ג’יפ” על כל רכב שטח, בלי לחשוב על היצרן.
שימוש כזה בשפה היומיומית עוד לא מבטל את הסימן. השאלה המשפטית היא אם הסימן עדיין מבחין בעיני הציבור הרלוונטי בין המוצר של בעל הסימן למוצרים של אחרים. אם התשובה היא לא, מתחרה יכול לנסות להסיר את הרישום.
איך מנסים לבטל סימן שהפך לגנרי
בפקודה אין סעיף נפרד ל”מותג שהפך לגנרי”. מי שרוצה להסיר רישום פונה לרשם בבקשה לתיקון הפנקס לפי סעיף 38, שמאפשר למי שנפגע לבקש למחוק רישום ש”נשאר בפנקס שלא כדין”. כשהטענה היא שהסימן לא היה כשיר לרישום מלכתחילה, סעיף 39 מגביל את הבקשה לחמש שנים מיום מתן תעודת הרישום, למעט רישום שהבקשה לו הוגשה שלא בתום לב. החלטת הרשם ניתנת לערעור לבית המשפט המחוזי. את המסלולים השונים, כולל ביטול בגלל אי שימוש, פירטתי בעמוד ביטול סימן מסחר.
הטענה הזאת עולה הרבה פעמים גם כטענת הגנה. בעל עסק שמקבל מכתב התראה על הפרת סימן מסחר בודק אם המילה שבה הוא משתמש היא בכלל משהו שמישהו יכול להחזיק בה. סעיף 47 לפקודה קובע שרישום לא מונע מאדם להשתמש שימוש אמת בתיאור אמיתי של מהות הסחורה שלו או של איכותה. במקרים כאלה אני מתחיל מהשאלה איך השם משמש בפועל אצל הצד השני, לפני שמחליטים אם לתקוף את הרישום עצמו.
איך אני ממליץ לשמור על מותג שלא יהפוך לגנרי
מותג לא הופך לגנרי ביום אחד, ולכן גם ההגנה היא עבודה מתמשכת. אלה הדברים שאני עובר עליהם עם בעלי מותגים שהשם שלהם התחיל “לזלוג” לשפה:
- להשתמש בשם כשם תואר, לא כשם עצם. “מגבוני X” ולא “תקנה X”. כשהחברה עצמה משתמשת בשם כשם של סוג מוצר, קשה לה לטעון אחר כך שהציבור מזהה אותו כמותג.
- לצרף לשם את שם המוצר הכללי. באריזה, באתר ובפרסום, כך שהקורא רואה שיש מוצר, ויש מותג של המוצר.
- לסמן ® על הסימן הרשום. הסימון מזכיר לקונים ולמתחרים שמדובר בסימן רשום, ובמחלוקת הוא מראה שבעל הסימן התייחס אליו כאל נכס.
- לפנות למי שמשתמש בשם כמילה כללית. אתרי השוואה, מפיצים ומתחרים. לא כל שימוש מצדיק תביעה, אבל שתיקה לאורך שנים פוגעת בטענה שהשם עדיין מבחין.
- לעקוב אחרי בקשות של אחרים. מתחרה שמגיש בקשה לרישום עם המילה שלכם כחלק מסימן שלו הוא לעיתים הסימן הראשון לכך שהשוק מתייחס אליה כמילה כללית. בשלב הזה עוד אפשר להגיש התנגדות לרישום סימן מסחר.
את ההגנה השוטפת על סימן רשום, כולל רישום הסימן במכס ופעולה מול הפרות, פירטתי בעמוד הגנה על סימן מסחר.
אפשר “להציל” שם מתאר?
כן, אבל זה דורש ראיות. סעיף 8(ב) לפקודה מאפשר לרשם ולבית המשפט לבדוק עד כמה השימוש בפועל הפך את הסימן לבעל אופי מבחין. בפועל זה אומר להגיש לרשם חומר שמראה שהציבור מזהה את השם עם העסק: היקף מכירות ופרסום לאורך שנים, תצהירים, כתבות, ולפעמים סקר.
הדוגמה שאני מביא תמיד היא תיק שניהלנו במשרד לרישום הצורה התלת ממדית של הקובייה ההונגרית. הבוחן סבר בהתחלה שהצורה פונקציונלית ולא מבחינה. הגשנו תצהירים מטעם היבואן ומטעם בעלת הסימן, החלטות של רשמים בעולם וראיות לפרסום ולתחרויות, ובדיון מול הרשם היבואן פירק עשרות קוביות בצורות שונות כדי להראות שהמנגנון לא מכתיב את הצורה. הרשם קיבל את עמדתנו ואישר את הרישום. את התיק המלא אפשר לקרוא במאמר על דוח השגות. אותה דרך עבודה, איסוף ראיות לאופי מבחין שנרכש, מתאימה גם לשם שהבוחן רואה בו תיאור בלבד.
שאלות נפוצות
האם אפשר לרשום שם גנרי אם מוסיפים לו לוגו?
אפשר לרשום את הצירוף של המילה והעיצוב, אבל ההגנה תחול על העיצוב ועל הצירוף, לא על המילה הכללית עצמה. סעיף 21 לפקודה מאפשר לרשם לדרוש מבעל הסימן לוותר על בלעדיות בחלק שאינו מבחין, כך שמתחרה עדיין יוכל להשתמש במילה עם עיצוב משלו.
מילה באנגלית או בשפה זרה נחשבת פחות גנרית?
לא בהכרח. אם המילה הזרה מוכרת לציבור בישראל כתיאור של המוצר, הרשם יבחן אותה כמו את התרגום העברי שלה. תרגום של מילה כללית לא הופך אותה לשם מבחין.
כמה זמן לוקח לשם להפוך לגנרי?
אין פרק זמן קבוע בחוק. מה שקובע הוא איך הציבור הרלוונטי מבין את השם בפועל, ולכן גם הבדיקה נעשית לפי ראיות לשימוש ולתפיסת הציבור, לא לפי מספר השנים.
לפני שבוחרים שם, או כשהשם כבר בסכנה
אם אתם בשלב של בחירת שם, הזמן הכי זול לבדוק אותו הוא לפני שהוא מודפס על שלט ועל אריזה. אם המותג שלכם כבר מוכר והשם התחיל לשמש בשוק כמילה כללית, כדאי לבנות תוכנית הגנה עכשיו, לפני שמתחרה מגיש בקשה לביטול. אני מטפל בשני המצבים, יחד עם עו”ד אבישי ביגמן, ראש מחלקת סימני המסחר במשרד. אפשר ליצור איתי קשר או להתקשר ל-072-3305991 לשיחה ראשונית, ולקרוא עוד על עבודתי כעורך דין סימני מסחר.
