למרות האמור, ישנם מקרים בהם למרות שהסימנים דומים, ניתן יהיה לרשום אותם והם יוכלו להתקיים זה לצד זה, כל עוד ניתן להוכיח לרשם כי עצם הרישום לא יגרום להטעיית הציבור אשר יבחין בין הסימנים השונים ויידע לשייך כל סימן רלוונטי לבעליו.
בדרך כלל, טרם הגשת בקשה לרישום סימן מסחר נערך חיפוש לראות האם ניתן לרשום את סימן המסחר. חיפוש זה יכול להתבצע על ידי הרשם או עורך הדין אליו פנית אשר יבצע עבורך את הליך הרישום. ככל שהתקבלו תוצאות ונמצא סימן דומה יש לבחון את הסימן ולראות מתי נרשם, על ידי מי והאם מדובר בסימן הרשום באותו סוג ועם אותה פרטה כמו הסימן המבוקש.
ככל שהסימן הרשום אינו באותו סוג כמובן שהדבר יקל על סיכויי הרישום, אך גם אם מדובר באותה פרטה ובאותו סיווג ישנם מקרים בהם ניתן לרשום את סימן המסחר.
ככל שלא מדובר על תחרות ישירה ניתן לפנות אל הצד השני ולנסות להגיע עימם להסכם דו קיום אשר הינו הסכם בין הצדדים לרישום מקביל של סימני זהים או דומים. פניה זו יכולה להתקיים במספר מועדים שונים: טרם הגשת הבקשה לרישום, במועד קבלת דוח בחינה המציין את הסימן שכבר רשום, או לעיתים לאחר שהבוחן השתכנע שניתן לקבל את הסימן לרישום בתנאי שתישלח הודעה לבעל הסימן הרשום. ישנם מקרים שהפנייה תיעשה לאחר שהוגשה התנגדות על ידי בעל הסימן הרשום.
בדרך כלל עולה השאלה מדוע שהצד השני יסכים לחתום על הסכם כזה. התשובה אינה מסובכת. כמו כל אדם או בעל עסק הוא יבחן את האפשרויות ויבחר בתוצאה שהיא היעילה ביותר, שתמנע חוסר ודאות והוצאת כספים מיותרים.
במקרים לא מעטים, כאשר העסקים אינם פועלים באותו התחום לא תהיה כל בעיה להגיע להסכמה מסודרת ולהגיש את ההסכם לאישורו של רשם סימני המסחר. הקושי הגדול יותר מתעורר כאשר מדובר בסימן מסחר שאמור להירשם באותו סיווג, או אם מדובר בסימן מסחר מילולי זהה אשר למרות שאינו באותו סיווג, הוא בתחום זהה.
חשוב לציין שמתוקף תפקידו, רשם סימני המסחר אינו “חותמת גומי” וכל הסכם שכזה נדרש לקבל את אישורו. הכללים הקובעים כיצד יפעיל רשם סימני המסחר את שיקול דעתו קבועים בסעיף 30 לפקודה:
שימוש מקביל
- (א) ראה הרשם שהיה שימוש מקביל בתום לב, או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות לדעתו רישומם של סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או אותו הגדר טובין, על שמם של בעלים אחדים, רשאי הוא להרשות רישום כאמור בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון או בלעדיהם.
התנאי העיקרי בהתאם לסעיף זה הוא כי שני הצדדים השתמשו בסימניהם בתום לב. המבחנים להוכחת תום הלב זהים בעיקרם למבחנים המשמשים להוכחת זכות העדיפות בסימן הקבועה בסעיף 29 לפקודה.
במסגרת בחינה זו יבקש הרשם לבדוק את עצם השימוש בסימן על ידי שני הצדדים וכן את היקפו. בנוסף יבחן הרשם את הפרטות הרלוונטיות לוודא שאל יכולה להתקיים הטעיה ובמקרים בהם הוא יסבור שיכולה להיות הטעיה, הוא יכול לבחור לאשר את ההסכם תחת שינויים כאלו ואחרים בפרטה. השינוי יכול להיות הוספת משפט אשר יבדיל בין הפרטות, הסרה או צמצום של חלק ממנה או כל תנאי אחר אשר ייראה לו כמתאים.
למשרדנו ניסיון רב ברישום סימני דומים, בין אם מדובר בסימן מסחר מעוצב אשר “התנגש” עם סימנים מילוליים ומעוצבים באותו סוג ובאותה פרטה שהיו רשומים על שם חברה בינלאומית גדולה למוצרי היגיינה, ניקיון ותמרוקים לשוק הפרטי, ובין אם מדובר בסימן מילולי זהה לסימן מילולי הרשום בתחום הבניה, כאשר היה מדובר בסיווגים שונים וקרובים אך קהל הלקוחות של שתי החברות היה שונה.
