אחד מהסעיפים הינו הסעיף העוסק בסימן מסחר שהינו זהה או דומה עד כדי להטעות לסימן אחר רשום, או סימן מוכר היטב רשום או שאינו רשום. במאמר זה ננסה להסביר מהו סימן מסחר מטעה ומהם המבחנים על פיהם בוחן רשם סימני המסחר האם סימן מסוים שהוגש לרישום הוא סימן מטעה.
הסעיף הרלוונטי הינו סעיף 11(9) לפקודה:
” 11(9) סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות“
שורה רבה של החלטות שיצאו תחת ידם של הפוסקים השונים ורשם סימני המסחר לאורך השנים קבעו כי המבחן העיקרי לבחינת השאלה האם סימן מסחר הינו סימן מסחר מטעה, הינו המבחן המשולש. מבחן זה, מורכב משלושה מבחני משנה. להן יפורטו מבחני המשנה:
מבחן המראה והצליל
מבחן משנה זה הינו המבחן הראשון בחשיבותו. כמו בבתי המשפט, הרשם בוחן את שני הסימנים מבחינת החזות והנראות, האם הסימנים דומים או זהים, ולאחר מכן כיצד הם נשמעים בעת הגייתם, האם הצליל של שני סימני המסחר דומים (לדוגמא, אדידס ואביבס), האם ההברות דומות.
במסגרת ההשוואה הרשם מתחשב ברושם הראשוני אשר נוצר כאשר משווים את סימן המסחר, וכן האם יש בסימני המסחר רכיבים דומיננטיים, כגון פרי או סמל מיוחד, זאת, מההבנה שלרוב, לצרכנים אין זיכרון מושלם ובנוסף הם לעיתים לא יבחינו בין הדקויות השונות אשר יש בין הסימנים.
מבחן חוג הלקוחות וסוג הסחורות
במבחן זה בודק הרשם האם הסימנים פונים לאותו קהל לקוחות והאם הם עוסקים באותה סחורה. במבחן זה יבדוק הרשם את הדמיון בין המוצרים עצמם, את עלותם ובמידה שמדובר בשירותים, את חשיבותם.
המטרה לבדוק גם את הדמיון ואת השפעתם של המוצרים על מידת הסכנה שתהיה הטעיה. ככל שהמוצר או השירות יקר יותר או חשוב יותר, הצרכן יערוך בדיקה מעמיקה יותר טרם ביצוע העסקה. כך למשל אם מדובר במוצר כמו פחם לנרגילה שעלותו שקלים בודדים, הצרכנים לא יתרכזו יותר מידי, לעומת רכישת מכשיר חשמלי כגון מסך טלוויזיה חדשני שעלותו אלפי שקלים ואף למעלה מכך. בנוסף בוחנים האם המוצר או השירות הינו חד פעמי או מוצר שנועד לשימוש ארוך.
באשר למבחן חוג הלקוחות, גם הוא מחולק לשני מבחנים משלימים. הראשון, הוא מבחן הבודק, מי קהל היעד של המוצר או השירות האם הוא זהה ופונה לאותו סוג לקוחו. המבחן השני, האם הוא הצרכן הפשוט או בעל מקצוע, היינו בוחנים כיצד משפיעה זהות הלקוחות הנוהגים לרכוש את המוצר או השירות על הסיכוי להטעיה. ככל שמדובר בחוג לקוחות מצומצם אשר יכול להבחין, כגון בעלי מקצוע, פוחתת סכנת ההטעיה ולהיפך
מבחן יתר הנסיבות והשכל הישר
המדובר במבחן גמיש מעין “מבחן שסתום” המקנה לרשם את הגמישות לבחון את המצב בכללותו ולעשות שימוש במושגים כגון “תום לב” וכדומה, היינו, מדובר על הנסיבות הכלליות הרלוונטיות במקרה הספציפי.
במסגרת המבחן לוקח הרשם בחשבון את הנסיבות המסחריות שיתכן ויגרמו להטעיה בקרב הצרכנים. הוא בוחן את השימוש בסימן המסחר, כמה שנים נעשה שימשו בסימנים, האם השימוש נרחב מבחינת כמות המוצרים כמו גם מהבחינה הגיאוגרפית, כמה זמן מתחילת השימוש הוגשה הבקשה לרישום, מה ניתן לומר על ההתנהלות של מבקשת הסימן, כמו גם ההתנהלות של בעל סימן המסחר הרשום, האם בעל הסימן הרשום ידע על השימוש שעשה מבקש הרישום? אם בעל הסימן הרשום ידע במשך שנים ולא פנה והתריע בפני מבקש הרישום, יכול להיות שזה מעיד על כך שבעל הסימן חשב שהסימן לא דומה או מטעה.
החלטת הרשם, כרוב קביעותיו ניתנת לערעור לבית המשפט המחוזי, אך לעצם הקביעה כי סימן המסחר מטעה חשיבות מעבר לעצם הרישום. קביעה כי הסימנים מטעים יובילו לרוב לפתיחת הליכים מטעם בעל הסימן הרשום, בעוולת גניבת העין, שכן, קביעת הרשם על בסיס המבחן המשולש מהווה הוכחה כי אכן יש חשש להטעיה, או הטעיה בפועל.
זאת ועוד, מכיוון שהמבחן המשולש הינו המבחן אשר בו נעשה שימוש על ידי בית המשפט לבחון האם התקיימה עוולת גניבת העין ומכיוון שמבחן עוולת גניבת העין הוא “רחב” יותר מאשר מבחן המשולש המיושם על ידי הרשם (הרשם בוחן בעיקר דמיון ובגניבת עין יש משקל רב יותר לנסיבות והתנהלות), בעל הסימן הרשום יעשה שימוש בהחלטה לצורך ההליך האזרחי.
משכך חשוב מאוד לבחון ולהתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום עוד בשלב התכנון הגרפי של הסימן האם הסימן אשר מיועד ללוות את העסק הוא מטעה או עלול להטעות. בדיקה זו יכולה לחסוך בזבוז זמן ומשאבים בעתיד.
