עם רישומו של סימן המסחר ניתנת לבעליו הזכות הבלעדית לעשות בו שימוש בהתאם לסיווגים שבהם הוא נרשם, כל עוד משולמת האגרה מדי 10 שנים. אך מה קורה אם בעל הסימן לא עושה בו שימוש, האם גם אז הוא יוותר רשום וימנע מאחרים לעשות שימוש בסימן דומה?
החלטה סחוט טרי בישראל בשונה מחלק ממדינות העולם כגון ארה”ב, אין חובה חוקית לעשות שימוש בסימן המסחר טרם רישומו. יתר על כן, בהתאם לפקודת סימני המסחר אין צורך לעשות שימוש בסימן המסחר למשך תקופה של 3 שנים לצורך שימורו של סימן המסחר.
למרות האמור, במידה שחלפו 3 שנים ובעל הסימן לא עשה בו שימוש, יכול צד שלישי להגיש בקשה לרשם סימני המסחר לצורך מחיקת הסימן וניקוי פנקס סימני המסחר מסימנים שאין בהם שימוש. הסעיף הרלוונטי העוסק במחיקת סימן מסחר בהיעדר שימוש הינו סעיף 41 לפקודה:
41. (א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעונין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום הסימן או חלקם (להלן – הטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום) על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול.
תכליתו של סעיף 41 לפקודה היא לאפשר לרשם לדאוג שהרישום בפנקס סימני המסחר ישקף את המציאות ומניעת מצב שבו יירשמו סימני מסחר ללא כוונה או רצון לעשות בהם שימוש, או הישארותם של סימנים שאבד עליהם הכלח ובעליהם לא עושים בהם כל שימוש.
על מגיש הבקשה למחיקת הסימן בהיעדר שימוש מוטל הנטל להוכיח את עצם אי השימוש בסימן במשך 3 השנים שקדמו לבקשה. מכיוון שיש קושי בהוכחת עובדה שלילית. לצורך כך צריך מגיש הבקשה להוכיח בראיות שונות את אי השימוש.
אחת הדרכים האפשריות היא לבצע חקירה באמצעות חוקר פרטי לצורך בדיקה האם נעשה שימוש בסימן המסחר בשווקים, ברשת האינטרנט וכדומה לצורך כך ניתן לפנות לגורמים מוכרים וידועים בתחום שיאשרו שהם לא מכירים את המותג.
אפשרות אחרת היא שליחת אותו חוקר לדובב את בעל הסימן ולבדוק ולבחון האם בעל הסימן יודה באי השימוש וכדומה. מרגע שהראיות נצברו עובר נטל הראיה אל בעל סימן המסחר להוכיח שבניגוד לאמור נעשה בסימן המסחר שימוש במהלך 3 השנים אשר קדמו לבקשה.
במקרים נדירים, הגם שאין מחלוקת כי לא נעשה כל שימוש בסימן המסחר על ידי בעל הסימן משך 3 שנים או יותר, סימן המסחר לא יימחק כתוצאה מנסיבות מיוחדות במסחר. תת הסעיף הרלוונטי בפקודה הינו סעיף 41(ב) לפקודה הקובע, כי:
(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו אם הוכח שאי -השימוש נבע מנסיבות מיוחדות במסחר ולא מכוונה שלא להשתמש בסימן, או לזנוח אותו, לגבי הטובין האמורים.
כאשר נכנסים לגדר חריג מצומצם מאוד זה, עובר הנטל על כתפי בעל סימן המסחר להוכיח, להסביר ולהצדיק את אי השימוש בסימן המסחר. חשוב לציין כי חריג זה הינו חריג צר ביותר שהשימוש בו נעשה במשורה.
מקרה משפטי של סימן המסחר “סחוט טרי”
אחד המקרים היחידים שנעשה בו שימוש על ידי רשם סימני המסחר במקרה שבו לא היתה מחלוקת שלא נעשה שימוש בסימן המסחר תקופה ארוכה משמעותית (8 שנים) היה במקרה של סימן המסחר “סחוט טרי”).
משרדנו ייצג את חברת סחוט טרי בתביעת הפרת סימן מסחר ועוולות מסחריות כנגד הבעלים והממציא של סימן המסחר, אשר מכר את הפעילות והסימן לצד שלישי והקים תחת שם אחר מפעל חדש ושב לשווק את המוצר תחת סימן המסחר לאחר שהרוכש ממנו שפשט את הרגל.
במסגרת הליכי הפירוק הסימן ויתר הפעילות של החברה נרכשה על ידי לקוח של משרדנו שניסה להפעיל את המפעל (ונכשל). לאחר זמן מה התברר, כי אחת הסיבות העיקריות לאי ההצלחה נעוצה בכך שהבעלים המקורי, כאמור, חזר לייצר מיצים זהים שלא כדין תוך שימוש בסימן המסחר, מדבקות ותוויות וכן בבקבוקים של המותג.
כחלק מטקטיקת ההגנה הוגשה על ידי המפר בקשה לביטול סימן המסחר בהיעדר שימוש. ההליך עוכב עד סיום ההליך במחוזי, בו זכינו בפיצוי גבוה עבור הלקוח עקב הפרת סימן מסחר, גניבת עין ועשיית עושר וקיבלנו צו למתן חשבונות. בד בבד שגה בית המשפט המחוזי כשסבר שיש למחוק את סימן המסחר.
עם סיום ההליך התחדש הדיון אצל הרשם, ומכיוון שלא היתה מחלוקת בדבר היעדר שימוש בסימן, נדרשנו לטעון את הטענה שעצם השימוש המפר בסימן המסחר על ידי הבעלים הראשון הוא שמנע את השימוש.
לצורך כך היינו צריכים להביא ראיות לשימוש הנרחב והלא מותר בסימן המסחר. בהמלצת משרדנו שכר הלקוח חוקר פרטי המתמחה בקניין רוחני אשר ביצע חקירה ותיעד את השימוש בסימן המסחר במשאיות, בחשבוניות, במקריים המונחים בבתי העסק וכדומה.
הגשנו את ראיותינו ואף חקרנו את הבעלים הראשון שהמציא את הסימן ועשה בו שימוש מפר והצלחנו להוכיח כי גם מספר ימים טרם דיון ההוכחות מגיש הבקשה עשה שימוש בסימן במסגרת מודעות דרושים ובאתר האינטרנט.
במסגרת כתב הסיכומים שהגשנו נדרשנו לבצע מחקר משפטי של החלטות מחו”ל, לצורך שכנוע הרשם לקבל את עמדתנו.
בסופו של הליך, ניתנה החלטה של רשם סימני המסחר אשר דחה את הבקשה למחיקה וקבע, כי הגם שלא נעשה שימוש בסימן המסחר משך תקופה ארוכה, התקיימו נסיבות חריגות במסחר-פעילותו המפרה של הבעלים אשר נהג בחוסר תום לב ועשה שימוש בסימן ומנע השימוש מהלקוח שלנו.
חשוב לציין כי למיטב ידיעתנו זו הפעם הראשונה שבישראל ניתנה החלטה כזו, שכן, עד אותה העת לא ניתנה כל החלטה שכזו לא על ידי בית המשפט ולא על ידי הרשם. ערעור שהוגש על החלטה זו נסגר בסופו של דבר לאחר הליך בבית המשפט העליון אשר אשרר את החלטת הרשם.
לקריאת ההחלטה החריגה לחצו כאן.
