סעיף 46א(א) לפקודה קובע, כי כאשר עוסקים בסימן מסחר מוכר היטב, הוא יזכה את בעליו בשימוש ייחודי בסימן למוצרים ושירותים שלגביהם הוא מוכר היטב בישראל, גם אם הוא לא רשום.
אז מהו אותו סימן מסחר מוכר היטב? כיצד נדע מתי הסימן המדובר הינו סימן מסחר מוכר היטב?
לעניין קביעה של סימן מסחר ככזה שהינו “מוכר היטב” נוהגים בתי המשפט לקחת בחשבון, בין היתר, את המידה שבה הסימן מוכר בציבור באותו שוק רלוונטי, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק.
מכן ניתן להבין, כי בעל סימן הטוען שסימן המסחר שלו מוכר היטב צריך להוכיח השקעה ומאמצים שיווקיים ופרסומיים למשך תקופה ממושכת, כך שבעקבות מאמציו וההשקעות שהשקיע, סימן המסחר צבר את אותו מוניטין נרחב שהפך אותו למוכר כל כך בקרב ציבור הצרכנים הרלוונטיים.
מבחני העזר אותם נוקטים בתי המשפט ורשם סימני המסחר בבואם לקבוע, האם סימן המסחר הינו מוכר היטב בינם, בין היתר, מידת ההכרה של סימן המסחר, ההיקף ומשך השימוש שעושה בעל הסימן בסימן הרלוונטי, היקפי המכירות של הסימן, היקף החדירה לשוק של הסימן, היקף ומשך ההשקעה בשיווק ופרסום הסימן, מידת הייחודיות של הסימן, אופי, דרך ומידת השימוש בסימן עצמו או בסימן דומה לו על ידי צדדים שלישיים, כמות ומהות הפרסום, הרישום והאכיפה שמבצע בעל הסימן בסימן.
סעיף 46(א)(ב) מוסיף וקובע כי במקרים שסימן המסחר המוכר היטב, כאשר הוא רשום, יזכה את בעליו בשימוש ייחודי בסימן למוצרים ושירותים אשר אינם רשומים. מכאן אנו למדים כי לדעת המחוקק כי סימן המסחר המוכר היטב ידוע ובעל מוניטין רב כל כך, עד אשר במצב בו הוא נרשם, ההגנה שלו תחול על כלל הסיווגים השונים, זאת, על מנת למנוע מצב שבו צדדים שלישיים ינסו ליהנות מהמוניטין על ידי ייצור של מוצר או שירות שבעל הסימן עצמו אינו משתמש בו.
דוגמאות לסימני מסחר מוכרים היטב
מותג המכוניות מזראטי שהינו מותג מוכר ויוקרתי ואף רשום בפנקס סימני המסחר. אם אני בעל חנות לאופניים חשמליים, איני יכול לקרוא לאופניים בסימן המסחר, ומצב שכזה יכול להוות הפרת סימן מסחר וגניבת עין, שכן, כל המטרה של כינוי האופניים החשמליים בשם “מזראטי” נועד על מנת לנסות ולשכנע את קהל הצרכנים כי האופניים איכותיים.
דוגמאות לסימנים מוכרים היטב ניתן למצוא בכל המותגים המובילים מכל התחומים: קוקה קולה, אדידס, נייק, סוני, מייקרוסופט, טומי הילפיגר ואחרים, קרוקס וכדומה.
